Íñigo González-Mogena
Si el Registro Mercantil y la Oficina Española de Patentes y Marcas estuvieran conectados, el solicitante de una denominación social que pretende constituir una sociedad podría conocer paralelamente si existe o no algún signo distintivo con el mismo nombre.
Es un error muy común en el tráfico mercantil confundir los conceptos de denominación social o mercantil con el nombre comercial. Por ese motivo, muchas empresas creen que poseen el nombre comercial o incluso la marca por el hecho de haber registrado en su día la denominación social.
Tal confusión origina verdaderos problemas jurídicos, y resultan muy habituales los procedimientos judiciales originados por la colisión entre la denominación social de una empresa y un nombre comercial.
Debemos discernir claramente que se trata de figuras jurídicas diferentes y saber aconsejar a nuestros clientes para evitarles problemas tan gordos como tener que modificar su denominación social, el nombre de la empresa que vienen utilizando, incluso desde hace años, por culpa del desconocimiento y ausencia de asesoramiento en este tema.
La denominación social es la identificación e individualización de un sujeto jurídico societario que posee responsabilidades, derechos y obligaciones. Es el nombre propio con el que se realizan los negocios, los contratos y los compromisos jurídicos. Es una figura jurídica obligatoria que se solicita ante el Registro Mercantil y es regida por la normativa del Reglamento del Registro Mercantil, artículos 395 a 419.
El nombre comercial, por su parte, no es obligatorio, sino que se adquiere voluntariamente. Consiste en un signo susceptible de representación gráfica que identifica a la empresa en el tráfico mercantil, y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Se solicita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y puede coincidir con la denominación social o no. Se regula por la Ley 17/2001 de Marcas.
El nombre comercial pretende destacar la presencia en el mercado de una actividad empresarial determinada, y es diferente del nombre de la empresa que no actúa como signo distintivo. Por poner un ejemplo, podemos referirnos por un lado al nombre comercial ZARA, que es el signo distintivo que distingue notoriamente la actividad que su titular desarrolla en el mercado, y por otro lado a la denominación social Inditex, S.A., que es el nombre de la sociedad que en un principio registró el nombre comercial.
En definitiva, la función de la denominación social se puede circunscribir exclusivamente en el marco de las relaciones jurídicas y no en el juego competitivo del mercado.
A pesar de que nuestra legislación entiende que el nombre social y mercantil no deberían enfrentarse por tratarse de dos figuras jurídicas diferentes, lo cierto es que los enfrentamientos son continuos.
¿Qué ocurre cuando en el mercado colisionan una denominación social y un nombre comercial? ¿Quién tiene prevalencia?
La línea jurisprudencial actual se inclina por cancelar y modificar estatutaria y registralmente el nombre social y mercantil como medida más idónea para evitar el conflicto con un nombre comercial registrado anteriormente, y también para evitar, sobre todo, la confusión que se le puede crear al público consumidor.
Así pues, los Tribunales consideran que una denominación social estará disponible si no coincide con otra denominación social idéntica incluida en la Sección de denominaciones del registro Mercantil, pero también cuando no coincidan con un signo distintivo anterior.
¿Y en qué casos se considera que una denominación social coincide con un signo distintivo anterior?
Para determinar si existe coincidencia e incompatibilidad, la Jurisprudencia suele tener en cuenta la figura del riesgo de confusión que regulan las normas de los signos distintivos. De esta forma, una denominación social será incompatible con un nombre comercial anterior si guarda identidad o parecido en su denominación y si desarrolla la misma actividad.
La identidad o semejanza entre dos denominaciones puede ser gramatical, fonética y conceptual, pero resulta fundamental que además se muevan en mercados muy relacionados, pues en caso contrario, a pesar de coincidir en la denominación, no inducirán al público consumidor a un error de confusión si se mueven en mercados diferentes. Por poner un ejemplo, nada tiene que ver el sector de la cosmética y perfumería con el sector de la alimentación o la restauración.
Es preciso tener en cuenta que la condena a cancelar o modificar la inscripción de la denominación social no conlleva la extinción de la sociedad, solamente la obligación a modificar la denominación social.
Las empresas que tengan registrada su denominación social deberían registrar también el nombre comercial si realmente pretenden utilizar ese nombre como signo distintivo.
En conclusión, lo ideal para evitar estos problemas de colisión sería que el Registro Mercantil y la Oficina Española de Patentes y Marcas estuvieran conectados. De esta forma, el solicitante de una denominación social que pretende constituir una sociedad podría conocer paralelamente si existe o no algún signo distintivo con el mismo nombre. Pero como eso no es así, lo más recomendable es que realicemos siempre un informe de viabilidad de una denominación tanto en el Registro Mercantil como ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y diferentes organismos internacionales o comunitarios de propiedad industrial.
Investigando previamente en ambos registros, nuestros clientes tendrán la seguridad de obtener una denominación social y un nombre comercial fuertes y exclusivos, evitando conflictos de propiedad industrial futuros.
Íñigo González-Mogena, abogado y agente de la propiedad industrial de Abogados Lasarias.
