Eva María Núñez Benéitez
Mientras denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia a la empresa. Sin embargo, la denominación social, es también utilizada en etiquetado de productos.
La denominación social y los signos distintivos se desenvuelven en distintas esferas de actuación. La primera, en la de las relaciones jurídicas como instrumento de identificación de un sujeto de derechos y obligaciones, es también utilizada en etiquetado de productos, catálogos, documentación de la empresa, publicidad comercial. Los segundos, se enmarcan en el tráfico económico, como instrumentos de identificación de la empresa o empresario-operador económico.
La STS de 15 de junio del 2015, razona que “la denominación de una sociedad mercantil cumple con la función de identificar dicha entidad de entre otras en el marco de las relaciones jurídicas permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones y, por lo tanto, capaz de adquirir bienes, o celebrar negocios jurídicos, con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica puede ser empleada como signo distintivo cuando sea asociada por el público a la reputación que merecen los productos o servicios que ofrece la empresa”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 11 de septiembre de 2007, entiende que la denominación social se emplea para distinguir productos o servicios, no sólo “cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social en los productos que comercializa”, sino también cuando lo utiliza “de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos que comercializa o los servicios que presta”.
La tesis mayoritaria de nuestros tribunales es la de reconocer que el titular de una marca o nombre comercial prioritario, puede pedir la modificación de la denominación social posterior cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades que origine a los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación. Ahora bien, la modificación de la nomenclatura social debe limitarse al vocablo o vocablos que producen esa confusión.
Las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2008 y 10 de marzo de 2010, entre otras muchas, tras reconocer las distintas funciones que está llamada a desempeñar la marca y denominación social , recuerda la posibilidad de que una denominación social se constituya, en determinadas condiciones, en obstáculo para el registro posterior de una marca. Advirtiendo que la posibilidad inversa, esto es, que la denominación social, por medio del riesgo de confusión, sea un instrumento de ilícita intromisión en la esfera exclusiva reconocida sobre un signo registrado con anterioridad, no ha estado expresamente prevista en nuestra legislación. Durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la Ley 32/1988, la Jurisprudencia se posicionó claramente a favor de declarar la incompatibilidad y de resolver el conflicto mediante el principio de prioridad.
Casos de similitud entre signos distintivos
Para determinar la posible semejanza, identidad o parecido que pueda existir entre los signos distintivos de los productos objeto de confrontación, se ha de acudir preferentemente al llamado “criterio de la razonabilidad del juicio”. La Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, toma con referencia al consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica dentro de determinado grupo específico de consumidores, y cuya protección pasa por exigirles una presentación de la publicidad de la oferta, o el propio nombre del establecimiento y sus signos distintivos.
En cuanto al requisito de la mala fe, al que se refiere el artículo 51 b) de la LM, viene constituido por el conocimiento informado de un determinado estado de cosas singularmente consciente, y vicia por ello un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza. En relación con el supuesto normativo del artículo 48.2, la mala fe se refiere al conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de una marca, nombre comercial o denominación social, anteriormente solicitada o registrada, que designa productos idénticos o similares, y que se da una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual que pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
Por último, y en cuanto a la relación entre la marca registral y los nombres de dominio, nuestros tribunales mantienen que los nombres de dominio son las llaves electrónicas de las puertas virtuales de las páginas web, las cuales conforman un escaparate donde se exponen los productos o servicios de empresas o particulares. El hecho de que por medio de la red se pongan en contacto gente de todos los países del mundo y que se pueda aperturar un dominio 3 de forma virtual mediante la remisión del pago de los cánones por transferencia bancaria supone una fuente potencial de conflictos. Por ello, esta función coincidente de la marca y de los “nombres de dominio” originó su inclusión en el art 34 LM, como límite infranqueable cuando colisiona con los derechos del titular de una marca confundible con un concreto “nombre de dominio”, a fin de evitar la confusión en el mercado de productos, así como el riesgo de asociación, prohibiéndose de forma especial: art 43-3 -e) “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.
Recomiendo por ello tomar siempre el tiempo necesario para hacer entender a los clientes los fundamentos y particularidades diferenciadoras y protectoras de sus marcas y nombres comerciales.
